Dans la peau de John Malkovich : quand la réalité rejoint la fiction (CA Aix, 12 septembre 2019)
Dans ce film, un marionnettiste découvrait une porte qui le conduisait à l’intérieur de John Malkovich. Ici, un particulier (ne portant pas ce nom) a eu l’idée de déposer la marque MALKOVICH pour différents produits.
Le célèbre acteur a agi avec succès contre cette marque en nullité pour atteinte au droit au nom.
La Cour rappelle que la « protection des droits de la personnalité, et tout particulièrement du nom patronymique, est subordonnée toutefois au constat d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque et le porteur du patronyme, ce risque de confusion est caractérisé dès lors que le nom est suffisamment rare, ou connu, pour que le public l’associe immédiatement au signe, et ce quel que soit le service ou le produit désigné ».
Tel était le cas en l’espèce puisque le nom MALKOVICH est associé à l’acteur, même sans son prénom.
Résultat : condamnation à 50.000 € de dommages-intérêts !
Mauvais accords pour GIBSON (TUE, 28 juin 2019 et EUIPO, 10 oct. 2019)
La célèbre marque de guitare GIBSON a essayé de protéger par marque les formes spécifiques de ses guitares.
Le TUE a rappelé qu’en matière de marque 3D, « seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif ».
S’agissant de la fameuse guitare Flying V, le TUE reconnait que celle-ci présentait une très forte originalité lors de son arrivée sur le marché en 1958, mais à la date du dépôt, en juin 2010, il existait de nombreuses guitares présentant une forme de ce type.
GIBSON n’a pas eu plus de chance pour la marque portant sur sa guitare Firebird/Thunderbird (connue pour sa forme asymétrique) car il n’est pas établi que cette forme spécifique puisse servir d’indication d’origine pour le public pertinent.
Le droit des marques n’est certes pas le plus approprié pour la protection d’une forme de guitare. Un dessin et modèle aurait été préférable mais les guitares sont commercialisées depuis plus de 50 ans ce qui aurait détruit la condition de nouveauté.
Rappel important : les éléments issus d’une saisie-contrefaçon en France peuvent être utilisés dans des procédures parallèles à l’étranger (CA Paris, 4 octobre 2019)
Dans une affaire de contrefaçon de brevet, la société qui avait subi une saisie-contrefaçon en demandait la rétractation notamment car le breveté n’aurait réalisé cette saisie que pour utiliser les éléments recueillis dans des procédures étrangères.
La Cour d’appel n’y trouve rien à redire car « Il ne saurait en effet être considéré que des éléments saisis aux fins d’établir une atteinte aux droits de propriété en France ne pourraient pas ensuite être utilisés dans d’autres instances en contrefaçon du stylo en cause à l’étranger, aux risques et péril du saisissant, en application des dispositions de la loi n°80-538 du 16 juillet 1980. »
Cette possibilité incite parfois des sociétés étrangères à venir en France faire des saisies-contrefaçons pour apporter des preuves dans des procédures parallèles. Dans de nombreux pays (comme l’Allemagne), il est rare d’obtenir une décision similaire à une saisie avant toute procédure. La procédure française présente un intérêt certain à ce sujet.
UBY et ORBY : pas de confusion (CA Bordeaux, 15 octobre 2019)
Le titulaire de la marque semi-figurative UBY a assigné en contrefaçon l’exploitant de la marque tout aussi semi-figurative ORBY.
Le Tribunal puis la Cour ont rejeté l’action en contrefaçon car « les marques en conflit présentent une ressemblance limitée tenant à une identité phonétique » (sic) mais les éléments graphiques sont suffisamment distincts pour écarter le risque de confusion.
A quelques lettres près, nous aurions pu avoir une nouvelle décision COGITO / ERGO SUM sur la similarité intellectuelle !
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